상표 무효심판

[1] 선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 여기서 선사용상표가 저명상표인가는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.<br/>[2] 선사용상표 ""와 선사용서비스표 "소녀시대"를 사용한 甲 주식회사가 등록상표서비스표 ""의 등록권리자 乙을 상대로 등록상표서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원이 인용하는 심결을 한 사안에서, 甲 회사 소속 9인조 여성그룹 가수의 명칭 ‘소녀시대’와 같은 구성의 선사용상표 및 선사용서비스표는 甲 회사의 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였으므로, 그와 유사한 등록상표서비스표가 위 사용상품·서비스업과 다른 ‘면제 코트’ 등의 지정상품이나 ‘화장서비스업’ 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그러한 상품이나 서비스업이 甲 회사나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 상품·서비스업의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있는데도 등록상표서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상품·서비스표에 해당하지 않는다고 한 원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.<br/>

[1] 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다.<br/> [2] 화가가 그의 미술저작물에 표시한 서명은 그 저작물이 자신의 작품임을 표시하는 수단에 불과하여 특별한 사정이 없는 한 그 자체가 예술적 감정이나 사상의 표현을 위한 것이라고는 할 수 없어 저작권법상의 독립된 저작물이라고 보기 어려우나, 이러한 서명은 저작자인 화가가 저작권법 제12조 제1항에 의한 성명표시권에 의하여 자기 저작물의 내용에 대한 책임의 귀속을 명백히 함과 동시에 저작물에 대하여 주어지는 사회적 평가를 저작자 자신에게 귀속시키려는 의도로 표시하는 것이므로, 그 서명이 세계적으로 주지·저명한 화가의 것으로서 그의 미술저작물에 주로 사용해 왔던 관계로 널리 알려진 경우라면, 그 서명과 동일·유사한 상표를 무단으로 출원등록하여 사용하는 행위는 저명한 화가로서의 명성을 떨어뜨려 그 화가의 저작물들에 대한 평가는 물론 그 화가의 명예를 훼손하는 것으로서, 그 유족의 고인에 대한 추모경애의 마음을 손상하는 행위에 해당하여 사회 일반의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이러한 상표는 저명한 고인의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용있는 상품의 유통질서를 침해할 염려가 있다 할 것이므로 이러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 봄이 상당하고, 이러한 경우에 그 저명한 화가가 생존해 있었더라면 자신의 저작물임을 나타내기 위하여 표시해 오던 서명을 타인이 자신과 전혀 무관한 상품의 상표로 무단 등록하여 공표하고 사용하는 것은 저명한 미술저작자로서의 인격권을 침해하는 불법행위에 해당한다 할 것이고, 저작권법 제96조, 제14조 제2항에 의하면 사망한 저작자의 저작인격권을 침해하는 행위에 대하여 그 저작자의 유족이 그 침해행위의 금지를 청구하는 등의 조치를 취할 수 있음에 비추어, 그 저명한 화가의 유족으로서는 고인의 인격권과 유족 자신의 고인에 대한 추모경애의 마음을 침해하는 상표의 사용금지를 청구할 수 있음은 물론 그 등록무효심판을 청구할 이해관계가 있다고 봄이 상당하다.<br/> [3] 피카소의 저명한 서명과 동일한 상표를 무단 등록한 사안에서 피카소의 유족이 제기한 상표등록무효심판청구를 인용한 원심을 수긍한 사례.<br/>

[1] 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자에 한하지 아니하고 그와 같은 상표를 사용한 일이 없더라도 동일 또는 유사상표를 먼저 등록한 자도 포함한다.<br/> [2] 선출원된 인용상표권자의 지위에 있는 상표등록 무효심판청구인이 종전에 당해 등록상표의 세계 각국 등록에 대한 동의를 한 바 있다는 사정만으로 심판청구인의 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없어 무효심판청구의 이해관계인에 해당된다고 본 사례.<br/> [3] 등록상표 "HARDY SPICER"와 그보다 선출원에 의하여 등록된 인용상표 "SPICER"를 대비하여, 등록상표는 그 구성으로 보아 이를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로 후반부의 'SPICER' 부분만으로 약칭될 수 있고 그 경우 인용상표와는 호칭에 있어 동일하게 되어 양 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 다 같이 사용할 경우 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다.<br/> [4] 지정상품의 동일·유사 여부는 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것인바, 등록상표의 지정상품은 상품구분표상 제38류의 "기계동력 전달장치, 구성품, 부속품, 구동축, 프로펠라축, 연결축" 등이고, 등록상표의 출원 당시 인용상표의 지정상품은 같은 구분표상 제37류의 "자동변속기, 제동장치, 구동축, 클러치" 등인데, 위 상품들은 비록 상품류가 서로 다르고 규격 등은 상이할 수 있으나, 모두 동력을 이용한 기계기구의 부품들인 점과 그 생산자와 판매처에서 관련이 있는 등의 거래실정에 비추어 거래통념상 동일·유사한 상품에 속한다.<br/>

인용상표의 선출원을 이유로 등록상표의 등록무효심판이 확정된 후 피심판청구인이 심판청구인을 상대로 인용상표에 대하여 상표등록무효심판을 청구한 사건의 항고심인 특허청 항고심판소에서 인용상표를 무효로 한 심결이 내려지고 대법원에서 그에 대한 심판청구인의 상고가 기각되었다면, 인용상표는 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제13조 제3항, 제48조 제2항에 의하여 위 등록상표에 대한 관계에서 처음부터 없었던 것으로 보아야 할 것이고, 인용상표가 소급적으로 없었던 것이 되었음에도 불구하고 선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 위 등록상표의 등록무효심판의 확정판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있다. <br/>

[1] 상표법 제7조 제3항에 의하면 같은 법 제7조 제1항 제7호 및 제8호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용한다고 규정하고 있으므로, 위 제7호 소정의 유사 상표 여부는 어디까지나 상표등록 출원시를 기준으로 판단되어야 하며 따라서 그 지정상품의 유사 여부의 판단도 출원시를 기준으로 하여야 하고, 이는 상표등록 후 일부 지정상품에 대하여 말소등록이 이루어졌다 하여 달라지지 아니한다. <br/> [2] "목걸이 및 반지"와 "단추"는 모두 상표법시행규칙 별표상의 상품류 구분 제45류 "피복, 장신용품과 조화류"에 속해 있는 상품으로서 다만 "목걸이 및 반지"는 제9군의 장신용품에 "단추"는 제10군의 단추류에 속해 있으나 "단추"는 오늘날 단지 옷을 잠그는 용도보다도 의복류의 장식용으로 보다 널리 이용되고 있는 점을 감안하면 단추도 넓은 의미에서 장신용품으로 볼 수 있고 따라서 그 용도나 거래실태 등에 비추어 유사상품이 아니라고 보기는 어렵다.<br/> [3] 등록상표 "Rubina"와 인용상표의 유사 여부에 대하여, 두 상표는 외관이 다르고 관념 또한 조어로서 대비하기 어려우나 칭호에 있어서 등록상표는 "루비나"로 호칭될 것이고 인용상표는 "리비나"로 호칭되므로 양 상표는 첫 음절의 자음이 다같이 "ㄹ"로 시작되고 모음이 "ㅜ"와 "ㅣ"의 차이가 있을 뿐 나머지 두 음절이 동일하여 그 칭호가 극히 유사하게 청감되므로 이 점에서 두 상표는 유사한 상표라 판단되고 지정상품 또한 유사한 것이어서 두 상표를 다같이 그 지정상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다. <br/> [4] 상표등록 취소심판에서의 이해관계와는 달리 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 상표가 지정하는 상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 피청구인의 상표 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말한다.<br/>

1973.12.31. 출원되어 1975.1.20. 등록된 등록상표에 관한 심판·항고심판 및 소송에 대하여는 구 상표법(1949.11.28. 법률 제71호)의 규정이 적용되는데 같은 법 제25조에 의하면 같은 법 제5조 제12호에 해당하는 상표라는 이유로 상표등록무효심판을 청구할 수 있는 권리는 4년이므로 이미 제척기간을 경과하였으며 그 흠결이 보정될 수도 없는 것임에도 불구하고 본안에 들어가 심판에 의하여 등록상표를 무효로 한 원심결을 상표등록무효심판청구의 제척기간에 관한 법리오해의 위법으로 파기한 사례.<br/>

가. 상표권자 이외의 자가 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우에는 그로 인하여 상표권자에게 재산상 손해를 입히는 데 그치는 것이 아니라 업무상의 신용을 실추시키는 결과까지도 초래하게 되는 것으로서 이와 같은 신용의 실추는 금전에 의한 보상을 받음으로써 반드시 완전하게 회복되는 것도 아니므로, 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제36조 각호 소정의 "상표권의 침해로 보는 행위"가 있는 경우에는 상표권자는 위 법 제35조에 따라서 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있음은 물론, 현저한 손해를 피하거나 급박한 강폭을 방지하기 위하여 또는 기타 필요한 이유가 있는 때에는 민사소송법 제714조 제2항 소정의 임시의 지위를 정하는 가처분도 할 수 있다.<br/>나. 타인이 등록상표에 관하여 상표등록의 무효사유나 취소사유가 있다고 주장하여 상표등록의 무효심판이나 취소심판을 청구하여 사건이 항고심에 계속되어 있다고 하더라고 상표등록을 무효로 한다는 심결이나 취소한다는 심결이 확정되기 전에는 법원도 등록상표의 효력을 부인할 수 없다.<br/>다. 피신청인이 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표의 주요부분인 영문자부분을 상표로 사용한 것을 이유로 한 신청인의 상표사용금지가처분신청에 대하여 보전의 필요성에 대한 소명이 부족하다고 기각한 원심결정을 상표권의 침해에 대한 가처분의 필요성에 관한 법리 등 오해의 위법을 이유로 파기한 사례<br/>

가. 영어참고서를 지정상품으로 한 등록상표 "영어 실력기초"를 구성하고 있는, "영어", "실력", "기초" 등의 각 단어는 특별현저성이 결여된 기술적 표장에 불과한 것으로서, 위 상표는 그 지정상품과 관련지어 볼 때 "영어 실력을 향상시키는 기초적인 영어참고서"로 인식되어지므로, 구 상표법 제8조 제1항 제3호에 해당되어 같은 법 제46조 제1호에 의하여 무효이다.<br/>나. 이 사건 상표의 등록을 거절한 사정에 대한 항고심판에서 이 사건 상표가 단순한 성질(품질)만을 표시하는 것이라고 볼 수 없다고 하여 원사정을 파기한 심결은 상표등록출원에 대한 심사의 연장으로서 당사자간의 무효 심판과는 별도의 심판이므로 이 사건 무효심판이 위 거절사정불복 항고심판의 심결에 기속되지 않는다.<br/>

가. 선출원등록상표가 실효된 뒤 1년 안에 동일 또는 유사상표로서 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 상표를 등록받을 수 없도록 한 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제8호의 규정은 선출원등록상표와 동일 또는 유사상표를 출원하여 등록이 된 후에 선출원등록상표에 대한 무효심결이 확정된 경우에도 특단의 사정이 인정되지 않는 한 적용된다고 보아야 할 것이다.<br/>나. 상표등록무효심판 청구의 당부를 판단함에 있어서 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제8호의 적용여부 및 그 요건 해당여부를 직권으로 심리하여 심결이유로 삼으려면 먼저 같은 법 제51조, 구 특허법 제119조의 규정에 의하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주었어야 할 것이고, 위 규정은 당사자의 이익보장 뿐만 아니라 심결의 적정과 공정성을 유지하려는 공익적 필요에서 설정된 강행규정이므로 당사자에게 의견진술의 기회를 준 흔적이 없는 원심결은 위법하여 유지될 수 없다.<br/>

[1] 구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.<br/> 여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. <br/>[2] 선사용상표서비스표 “”의 권리자인 甲 외국회사가 등록상표서비스표 “”의 출원인인 乙 주식회사를 상대로 등록상표서비스표가 구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구한 사안에서, 선사용상표서비스표는 세계적인 자동차 경주 대회에서 甲 회사가 속한 丙 그룹이 보유·운영하고 있는 자동차 경주 팀의 표장으로 사용되었고, 사용기간은 乙 회사의 등록상표서비스표 출원 당시를 기준으로 5년이 넘는 점에 비추어, 등록상표서비스표 출원 당시 선사용상표서비스표는 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아야 하고, 선사용상표서비스표의 표장은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 세부 모습을 독특하게 구성하여 창작성의 정도가 큰 점, 등록상표서비스표의 표장은 선사용상표서비스표의 표장과 상당히 유사하고, 개발 시기도 위 자동차 경주 팀이 甲 회사의 선사용상표서비스표가 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 세계적인 자동차 경주 대회에 참가한 이후인 점, 등록상표서비스표의 표장은 지배적인 인상이 乙 회사가 사용하던 실사용표장들과는 유사하지 않아 실사용표장들을 기초로 만들어졌다고 보기 어려운 점, 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 선사용상표서비스표의 사용서비스업과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다는 점에 비추어, 乙 회사는 선사용상표서비스표를 모방하여 권리자인 甲 회사의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 甲 회사에 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 등록상표서비스표를 출원하였다고 보아야 하는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례. <br/>