특허 간접침해

[1] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고 발명의 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.<br/> [2] 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 ‘특허권의 속지주의 원칙’), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’).<br/> 한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다. 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.<br/> [3] 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.<br/> [4] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (파)목은 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 위 (파)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.<br/> [5] 특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.<br/>특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 ‘발명의 보호’와 ‘발명의 이용 도모’ 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.<br/> 이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.<br/>

[1] 증명서 자동피복장치에 관한 특허발명에 대비되는 (가)호 발명이, 증명서에 합성수지제 필름을 피복하기 위하여 롤 형상의 필름을 이용하는 구성, 그 필름이 증명서의 앞면과 뒷면에 씌워지도록 하는 구성, 그 증명서를 각인장치를 이용하여 각인하도록 하는 구성, 그 합성수지필름이 씌워진 증명서를 히터를 이용하여 가열하고 롤러로 압착하는 구성 및 이를 펀치에 의하여 절단하는 구성에 있어서는 동일 또는 유사하나, 증명서의 자동급지수단의 구성과 그 동작원리가 서로 상이하므로, 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 사례.<br/>[2] 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.<br/>[3] 특허발명의 증명서 자동피복장치에 사용되는 소모품인 일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다고 한 사례.<br/>

[1] 일반적으로 상품의 형태는 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니나 다만 어떤 상품의 형태가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이른 경우에는, 부차적으로 자타 상품의 식별기능을 가지게 되고 이러한 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당된다. <br/> [2] 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다.<br/> [3] 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 토너 카트리지가 위 [2]항에서 설시된 이유에 기하여 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다고 보아, 이를 간접침해에서 말하는 '생산'의 개념에 포함되지 않아 특허권을 침해한 것이 아니라고 본 원심판결을 파기한 사례.<br/>

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 "침해로 보는 행위"(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.<br/>

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 "침해로 보는 행위"(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.<br/>

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 “침해로 보는 행위”(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때,제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.<br/>

[1] 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항에서 정한 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다.’는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.<br/> [2] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.<br/>

<br/> [1] 특허법 제126조 제1항은 특허권자가 자기의 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 사람에 대하여 그 침해의 금지 내지 예방을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 특허권침해금지가처분 절차는 특허권자의 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 가처분 채무자로 하여금 특정 물건의 생산, 판매, 사용 등을 금지하기 위한 것이다. 이러한 가처분결정 이후에도 위반행위가 계속되는 경우 가처분집행으로 그 목적을 달성하여야 하므로, 채권자는 금지청구의 대상인 채무자의 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 특히 물건의 발명의 경우 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식번호 등을 기재하고 설명을 첨가하거나 도면이나 사진을 첨부하는 등의 방법으로 채무자가 실제 실시하고 있는 물건과 다른 물건을 식별 가능할 정도로 특정하여야 하고, 집행관이 특허권침해금지가처분결정에 따른 집행을 실시함에 있어서도 그 집행대상을 특정하기 위한 집행권원상의 내용을 확인하여야 한다.<br/><br/> [2] 집행에 관한 이의신청은 집행 또는 집행행위에 형식적, 절차상의 하자가 있는 경우에 할 수 있고 집행권원 자체에 대한 실체권리관계에 관한 사유는 집행에 관한 이유사유로 삼을 수 없으므로, 집행권원의 피보전권리인 침해금지청구권의 부존재 내지 소멸을 주장하는 것에 해당하는 사유는 가처분이의(민사집행법 제301조, 제283조)나 사정변경 등에 따른 가처분취소(민사집행법 제301조, 제288조)로 다투어야 할 것이고, 집행에 관한 이의신청으로 다툴 수는 없다.<br/><br/> [3] 甲이 단열파이프 제조장치를 통해 단열파이프를 생산하고 있는 乙을 상대로 乙이 甲의 보유 특허를 침해하고 있다며 특허침해금지가처분을 신청하여 ‘채무자는 위 제조장치를 생산, 사용, 양도, 대여 등을 하여서는 안 되고, 채무자 공장 등에서 보관 중인 제조장치를 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 하며, 집행관이 위 물건을 채무자가 보관하던 장소에서 계속 보관하게 하는 경우에는 그 보관 취지를 보관 장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.’는 취지의 가처분결정이 내려지자, 乙이 위 제조장치에서 필수적 구성요소인 엔코더의 하드웨어를 제거하였는데, 그 후 甲으로부터 집행을 위임받은 집행관이 乙의 공장 내에서 엔코더가 제거된 상태인 장치(이하 ‘실시제품’이라 한다)에 고시문을 부착하자, 乙이 실시제품은 가처분결정의 집행대상이 아니라며 집행에 관한 이의신청을 한 사안에서, 집행관은 乙이 가처분결정 당시 제품 생산에 사용하고 있던 장치에 대하여 가처분집행을 실시하여야 하는데, 乙이 외부로부터 새로운 장치를 들여온 것이 아니라 가처분결정 당시 사용하고 있던 장치에서 엔코더를 제거하였다는 것에 불과하고 엔코더를 다시 추가하는 것이 불가능하거나 어렵다고 보이지 않으므로, 엔코더의 부착 유무가 가처분결정에 따른 집행대상을 식별하거나 특정하는 데 영향을 미쳤다고 보기 어렵고, 乙의 제조장치에서 엔코더를 제거함에 따라 이를 집행대상으로 삼을 수 없다는 취지의 주장은 일부 구성요소를 제거한 실시제품이 甲의 특허를 침해하지 않는 제품이 되었는지 평가하여야 하는 실체상의 주장과 같아 이를 적법한 집행에 관한 이의사유로 볼 수 없는데도, 이와 달리 보아 乙의 이의신청을 인용한 제1심결정을 그대로 유지한 원심결정에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.<br/>

[1] 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.<br/>[2] 명칭을 ‘양방향 멀티슬라이드 휴대단말기’로 하는 특허발명의 특허권자인 甲이 휴대전화 단말기를 생산·수출한 乙 주식회사를 상대로 乙 회사의 제품이 甲의 특허권의 보호범위에 속한다고 주장하면서 특허권 침해에 따른 손해배상을 구한 사안에서, 한손으로 기능키를 조작하는 사용방식을 전제로 하는 2개의 비교대상발명(이하 ‘비교대상발명 1’ 및 ‘비교대상발명 4’라 한다)에는 청구범위 제2항(이하 ‘제2항 발명’이라 한다)의 구성 중 ‘상부본체가 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제1기능 키패드부를 구비’하는 구성과 동일한 구성이 나타나 있지 않고, 비교대상발명 1의 본체와 비교대상발명 4의 폴더부를 결합하면 제2항 발명의 위 구성에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있다거나, 통상의 기술자가 ‘상부본체가 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능’하게 하기 위하여 용이하게 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 없으므로, 비록 제2항 발명의 위 구성을 제외한 나머지 구성들이 비교대상발명 1, 4에 나타나 있다고 하더라도 비교대상발명 1, 4에 의해 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백하다고 할 수 없는데도, 이와 달리 제2항 발명의 특허권에 기초한 청구가 권리남용에 해당한다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 보아 선택적으로 병합된 청구범위 제1항 및 제2항 발명에 기초한 손해배상청구 부분을 함께 파기환송한 사례.<br/>

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다.<br/> 방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.<br/>