상표권 침해 대응

귀금속제 액세서리 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “”의 상표권자인 甲 외국회사가 乙 주식회사와 위 등록상표에 관한 전용사용권 설정계약을 체결하면서, 사용기간을 1년간으로 하되 甲 회사가 乙 회사에 1개월 전까지 갱신하지 않겠다는 서면통지를 하지 않으면 1년마다 자동 갱신되는 것으로 약정하였는데, 乙 회사가 전용사용권을 설정등록하지 않은 상태에서 丙 등을 상대로 등록상표에 대한 전용사용권 침해에 대하여 금지 및 폐기를 구한 사안이다.<br/> 위 전용사용권 설정계약은 甲 회사의 갱신거절 서면통지가 없는 한 1년마다 자동 갱신되는 것으로서, 甲 회사의 전용사용권은 2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정 상표법 부칙의 경과규정에 따라 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용되는바, 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않으므로, 乙 회사가 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 위 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지·폐기청구권을 행사할 수 있다고 한 사례이다.<br/>

[1] 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 종합하여 판단하여야 한다.<br/>[2] 지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하는 등록상표 “”의 상표권자인 甲 외국법인이 “” 형상을 사용하여 목걸이용 펜던트를 판매하는 乙 주식회사를 상대로 상표권 침해중지 등을 구한 사안에서, 甲 법인의 등록상표와 乙 회사 제품의 형상은 모두 강아지를 형상화한 도형으로서 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있으나, 위 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없으므로, 甲 법인의 등록상표와 乙 회사 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 않고, 한편 목걸이용 펜던트의 특성 및 위 상품을 둘러싼 거래실정, 甲 법인의 등록상표와 乙 회사 등록상표의 주지저명의 정도, 乙 회사의 의도와 乙 회사 제품의 제조·판매 형태 및 경위 등을 종합하여 살펴보면, 乙 회사 제품의 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고는 볼 수 없다고 한 사례.<br/>

인형, 완구 등을 지정상품으로 하는 등록표장 ‘’의 상표권자 甲이 보험업 등을 영위하는 乙 주식회사를 상대로, 乙 회사가 보험서비스 상품을 홍보하기 위하여 제작, 방영한 광고에 등장하는 인형과 고객들에게 판촉용으로 제공한 인형에 甲의 등록표장과 유사한 ‘메리츠 걱정인형’이라는 표장을 사용함으로써 甲의 상표권을 침해하고 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’에서 정한 부정경쟁행위를 하였다고 주장하며 표장의 사용금지 등을 구한 사안에서, 甲의 등록표장 중 ‘걱정인형’ 부분은 과테말라 인디언 설화에서 유래한 것으로 미국, 일본 등 여러 나라에서 판매되고 있는 인형의 영문 명칭인 ‘worry doll’을 문자 그대로 번역한 것에 불과하므로 독립하여 자타상품과 식별할 수 있는 구성부분이라고 보기 어렵고, 乙 회사가 사용하는 ‘메리츠 걱정인형’ 표장을 그 일부인 ‘걱정인형’만으로 간략하게 호칭, 관념할 수 있다고 단정하기도 어려우므로, 甲의 등록표장과 乙 회사가 사용하는 표장은 외관·호칭·관념이 달라 상품의 출처에 오인·혼동을 초래할 우려가 있다고 할 수 없는 것이어서 乙 회사는 甲의 상표권을 침해하지 않았고, 인형에 대한 수요자층 중에서 ‘worry doll’에 대한 수요자층을 특징적 징표에 따라 별도로 분리할 수 있다는 등의 사정이 보이지 않으므로 甲의 등록표장의 주지성은 ‘worry doll’ 시장 내 수요자층이 아니라 일반 수요자층 전부를 대상으로 판단하여야 하는데, 甲의 등록표장은 국내의 수요자층에게 널리 알려진 상표라고 인정할 수 없으므로 위 등록표장이 국내에 널리 알려진 상표임을 전제로 乙 회사가 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’에서 정한 부정경쟁행위를 하였다는 甲의 주장은 받아들일 수 없다고 한 사례.<br/>

[1] 민사소송법 제87조는 "법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다"라고 정하여 이른바 변호사 소송대리의 원칙을 선언하고 있다. 한편 변리사법 제2조는 "변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 한다"고 정하는데, 여기서 ‘특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항’이란 특허·실용신안·디자인 또는 상표(이하 ‘특허 등’이라고 줄여 부른다)의 출원·등록, 특허 등에 관한 특허심판원의 각종 심판 및 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송을 의미한다. 따라서 "변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있다"고 정하는 변리사법 제8조에 의하여 변리사에게 허용되는 소송대리의 범위 역시 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송으로 한정되고, 현행법상 특허 등의 침해를 청구원인으로 하는 침해금지청구 또는 손해배상청구 등과 같은 민사사건에서 변리사의 소송대리는 허용되지 아니한다. <br/>[2] 甲 등 변리사들이 상표권 침해를 청구원인으로 하는 민사소송에서 원고의 소송대리인 자격으로 상고장을 작성·제출한 사안에서, 위 상고는 변호사가 아니면서 재판상 행위를 대리할 수 없는 사람이 대리인으로 제기한 것으로 민사소송법 제87조에 위배되어 부적법하다고 한 사례. <br/>

"○○○"이라는 브랜드로 가방과 의류 등을 생산·판매하는 甲 외국회사가 乙 등을 상대로 상표권침해금지 및 손해배상 등을 구한 사안에서, 甲 회사의 등록상표 " "와 乙 등이 생산·판매하는 가방 제품에 사용된 문양 " " 또는 " "이 서로 유사하고, 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으며, 乙 등이 위 문양을 구성하고 있는 개별 도형들에 관해 등록상표권을 보유하고 있으나 이를 조합하여 甲 회사의 제품과 유사한 제품을 생산·판매하고 자신들의 등록상표권을 내세워 상표권침해금지 청구기각을 구하는 것은 상표권 남용행위라고 봄이 타당하므로, 乙 등이 위 문양을 사용하여 가방 제품을 생산·판매하는 행위는 甲 회사의 등록상표권을 침해하는 것이고, 따라서 乙 등은 위 문양이 사용된 가방을 생산·판매하여서는 아니 되며, 그와 같은 제품 생산·판매행위로 甲 회사가 입은 재산상 손해 및 甲 회사의 명성과 신용을 훼손함으로써 甲 회사가 입은 무형의 손해를 배상할 의무가 있다고 한 사례. <br/>

할인매장이 직접 운영하지 않고 임차인이 운영하는 점포라 하더라도 점포위치, 점포형태 및 판매방식에 비추어 외관상 할인매장이 판매하는 것으로 보이는 경우에는 임차인의 영업에 관하여 할인매장 명의 아래서 그 영업을 할 것을 허락한 것이라고 할 수 있으므로, 그 임차인 점포에서 이루어진 상표권 침해행위에 대하여 할인매장도 손해배상책임을 진다고 한 사례.<br/>

[1]상표법 제51조 제1항 제1호에서 규정하는 ‘자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법’이라 함은 상품의 거래, 광고·선전이나 상품 자체에 관하여 상품거래 사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호를 기재하여 사용하는 경우를 말하므로 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 경우에는 이에 해당하지 아니하고, 또한 상호를 순수하게 상호로서 사용하는 경우만을 가리키는 것이 아니라 상표적으로 또는 서비스표적으로 사용하는 경우도 포함한다.<br/>[2]상표법 제2조 제1항 제6호,제3항의 규정에 의하면, 상표의 경우와 같이 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로서 서비스업 자체나 그 광고에 서비스표를 표시하는 행위도 서비스표의 사용에 포함된다.<br/>[3] 일반 거래사회에서 등기된 주식회사의 상호를 호칭할 때 ‘주식회사’라는 호칭을 생략하여 호칭하는 경우가 많고 특히 일반 수요자들이나 거래업계에서 학원을 지칭할 때 주식회사를 생략하거나 주식회사와 학원을 생략하고 앞부분의 상호만을 호칭하는 것이 일반적인 언어관습인 점에 비추어 볼 때, 실제 상호가 ‘주식회사 청운학원’이지만 학원업에 그 상호를 표시하면서 ‘청운학원’ 또는 ‘청운’을 사용하는 것은 실제 ‘주식회사 청운학원’과 마찬가지로 상호로서 사용된 것이고, 그 상호의 사용이 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시되지 아니하여 문자로서의 식별력 외에 특별한 식별력을 갖지 아니할 뿐만 아니라 일반 수요자들이 상호가 아니라고 인식한다고 볼 수 없으므로상표법 제51조 제1항 제1호에서 정한 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 본 사례.<br/>[4] 서비스표를 인터넷 홈페이지의 도메인으로 사용하는 것은 서비스업에 사용하거나 광고에 사용하는 것과 마찬가지로 서비스표의 사용이지만, 상호의 사용에는 상호를 서비스표적으로 사용하는 것까지 포함하므로, ‘주식회사 청호학원’의 인터넷 홈페이지의 도메인으로 등록서비스표인 ‘청호’를 사용한 것은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 것에 해당하여 등록서비스표권자의 권리를 침해하지 않는다고 한 사례. <br/>[5] 사용된 상호 등의 표장이 외관상 일반인의 주의를 끌 만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.<br/>[6]상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있고, 다만 상표법이 등록주의를 취하고 있는 관계로 등록상표권만이 그러한 표장의 사용을 금지시킬 수 있어 위와 같이 규정한 것일 뿐이며, 따라서 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하기 시작한 경우는 물론, 상표권의 설정등록이 있기 전부터 부정경쟁의 목적으로 그와 동일·유사한 ‘명칭·상호 등 표시 표장’을 사용하여 등록한 후 이를 계속하여 사용하는 경우도 위 단서 규정의 적용이 있고, 한편상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 대하여도위 상표법 제51조 제1항 제1호의 규정이 적용된다.<br/>

[1] 도메인 이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인 이름하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 한 사례.<br/>[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없어서, 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위나 같은 호 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다. <br/>

인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목 소정의 '간판 또는 표찰'에 해당한다고 볼 수 없고, "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름으로 운용되는 홈페이지의 내용이 상호나 등록상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있다면, 상호 또는 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는 같은 법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호에서 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다고 한 사례. <br/>

(가) 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.<br/>① 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).<br/>② 상표법은 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).<br/> ③ 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권ㆍ실용신안권ㆍ디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.<br/> (나) 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호ㆍ장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급ㆍ보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.<br/>