특허 무효심판 청구

항고심판에서 청구인 및 피청구인이 있는 특허무효심판에 관한 상고의 경우에 특허국장을 피상고인으로 한 것은 부적법하다.<br/>

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제97조 제2항, 제1항에 의하면 특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다고 규정되어 있는데 행정관청인 철도청장은 권리의무의 주체가 아니므로 이해관계인이라고 볼 수 없다. <br/>

특정의 이해관계인이 특허권리자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는, 그들 간에는 다툼이 없어져 그 이해관계인이 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려나 그 특허의 발명을 사용하리라는 추측이 없는 경우가 되었다고 일응 볼 수 있으므로 동인의 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다고도 볼 수 있다.<br/>

[1] 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호 본문). 특허법 제133조 제1항 전문은 "이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다."라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 심판청구를 각하하여야 한다. 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자에 해당하는지는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.<br/> [2] 발명자인 甲이 명칭을 ‘정풍량 제어 방법’으로 하는 특허발명에 관하여 乙이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자인 甲에게 원시적으로 귀속되었다가 甲과 丙 주식회사의 묵시적 합의에 따라 丙 회사의 직원인 乙에게 적법하게 이전되었으므로, 甲은 심결 당시 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니고, 따라서 甲은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 아닌 사람의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고, 청구인 적격이 없는 甲이 제기한 심판청구는 부적법하므로, 위 특허발명에 관하여 乙이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지에 대하여 판단할 필요 없이 심판청구를 각하하여야 한다고 한 사례.<br/>

특허권이 특허료의 불납으로 소멸한 경우에도 이해관계인은 특허권의 무효심판을 청구할 수 있으며, 이해관계는 심판청구당시에 존재함으로써 족한 것이지 특허권이 존속하고 있는 기간 중에 존재하여야 하는 것은 아니다.<br/>

[1] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.<br/> 한편 특허법 제136조 제1항, 제4항에서는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하면서 이에 따른 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.<br/> [2] 甲 주식회사가 乙 주식회사를 상대로 명칭이 ‘혈압 강하용 약제학적 조성물’인 乙 회사 특허발명의 등록무효를 구한 사안에서, 위 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 乙 회사가 특허발명의 청구범위 제1항 발명에 대하여 정정청구를 하였는데, 제반 사정에 비추어 위 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 정정청구 요건으로 규정하고 있는 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’ 등에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 정정청구 전후로 발명의 효과가 변경될 수 있어 ‘청구범위를 실질적으로 변경하는 경우’에 해당할 여지도 있으므로 특허법에 따른 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 보아야 하는데도, 이와 달리 위 정정청구를 적법하다고 본 뒤 정정 후 청구범위를 기준으로 청구범위 제1항 발명 등에 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 없다고 본 원심판단에 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례.<br/>

가. 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 인하여 현재 그의 업무상에 손해를 받고 있거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 일컫는다.<br/>나. 정부는 그가 수부한 홍삼제조원료인 수삼 이외의 수삼으로 구 홍삼전매법이 정한 홍삼, 백삼, 피부백삼 이외의 제품을 제조판매함에 대하여는 아무런 이해관계가 없다고 할 것이므로 그러한 제품을 제조하는 것을 내용으로 하는 특허의 무효심판을 구할 이해관계인이라 볼 수 없다.<br/>

특허권자로부터 그 발명의 실시를 허락받은 자는 법률상 아무런 장애없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한, 특허를 무효로 할 구체적 이익이 있다고 할 수 없고 따라서특허법 제97조 제2항 소정의 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다.<br/>

가. 특허무효심판청구인이 특허청으로부터 본건 특허의 통상실시권을 허여받았다 하여도 동 허여처분에 제품순판매액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙어 있어 통상실시권에 수반하는 의무이행을 하여야 한다면 위 실시권 허여 자체만으로 당사자간의 모든 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없으니 특허무효심판을 구할 이해관계가 있다.<br/>나. 특허무효심판청구인의 무효심판청구가 제척기간내에 제기된 이상 보조참가인에 대하여 별도로 제척기간을 따질 것은 아니다.<br/>

[1] [다수의견] 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다. 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.<br/> [대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다. 다수의견의 논리는 특허법과 일반 소송의 원칙에 반하므로 동의하기 어렵다.<br/> [2] 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.<br/>

[1] 인용발명들이 기재된 각 연구보고서나 연구논문 및 카탈로그는 모두 간행물로서 그 형식과 내용 등에 비추어 그 발행 무렵부터 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 봄이 상당하여, 위 문서들을 모두 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 해당한다고 본 사례.<br/> [2] 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집·종합하여 이루어진 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 어려움이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.<br/>